Описание ситуации
Индивидуальный предприниматель Кожихов Сергей Викторович является владельцем бренда «Yoko». Под этим брендом оказываются преимущественно услуги в сфере обучения детей.
В 2019 году перед Сергеем Кожиховым встал вопрос касательно регистрации бренда в качестве товарного знака. Индивидуальный предприниматель обратился за помощью в патентное бюро WikiZnak.
Формирование стратегии
При проведении полной проверки названия «Yoko» патентный поверенный компании WikiZnak выявил данную заявку и предупредил заявителя о рисках. Заявитель уже много лет работал под этим брендом и не готов был ни заменять, ни видоизменять название. Было решено подавать заявку, а патентный поверенный заранее подготовил стратегию оспаривания позиции ФИПС касательно вероятного противопоставления сходной заявки.
ФИПС прислал уведомление о предварительном отказе 24 января 2020 года. Сходная заявка противопоставлялась в отношении 35 и 41 классов МКТУ.
Обозначение заявителя Противопоставленная заявка
| Обозначение заявителя | Противопоставленная заявка |
 |
 |
Когда уведомление было получено на руки, специалисты WikiZnak обратили внимание, что по противопоставленной заявке нет движения. В соответствии с правилами ФИПС, если лицо, подавшее заявку, не реагирует на обращения ФИПС, тогда заявка в скором времени будет признана отозванной. Поэтому заявителю сперва было предложено подождать: возможно, ФИПС отзовет заявку, и препятствие при регистрации само собой аннулируется.
Ответ на предварительный отказ
Поскольку заявка в итоге не была отозвана, патентный поверенный приступил к составлению мотивированного ответа на предварительный отказ.
А) Первое, что было сделано: перечень во всех классах был сокращен. В 35 классе МКТУ остались только услуги, непосредственно связанные торговлей. В 41 классе МКТУ были оставлены узкие формулировки, относимые к сфере обучения детей.
Б) Далее патентный поверенный не согласился с позицией ФИПС по поводу пересечения с противопоставленной заявкой по 35 классу МКТУ. Услуги в них значительно различаются: у заявителя это «торговля», в мешающей заявке – «продвижение товаров». При этом услуги относятся к разным даже родовым категориям, что полностью исключает пересечение на рынке.
Кроме того, были приведены похожие решения ФИПС, когда регистрирующий орган зарегистрировал почти идентичные товарные знаки в 35 классе МКТУ, если они индивидуализировали разные услуги. Так, в ответе было указано на пары товарных знаков «Мелочи жизни» (№692510 и №510295), «Эврика» (№734637 и №441429), «Ромашка» (№589735, №397543).
В) После этого патентный поверенный WikiZnak обратил внимание экспертизы ФИПС, что обозначение заявителя индивидуализирует очень узкий перечень услуг в 41 классе МКТУ с узким назначением: обучение именно детей. При этом в противопоставленной заявке в 41 классе МКТУ даже отсутствует общая категория «обучение».
Следовательно, пересечения не происходит, и данная заявка не может препятствовать при регистрации.
Результат
Несмотря на наличие тождественного обозначения, патентному бюро WikiZnak с помощью грамотной работы с перечнем услуг, уместному приведению практики ФИПС и ссылок на актуальные нормы права удалось переубедить ФИПС. Обозначение «Yoko» было зарегистрировано в качестве товарного знака.
